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2023-09-22T08:17:54+00:00

　　发明必须具备“新颖性”，这在几乎所有国家的专利制度中都是基础的基础。因为通常情况下我们难以直接证明一个技术是新的，所以各国专利制度均转向要求新发明不构成现有技术的一部分。在这一“不构成”的认定过程中，除了对有效现有技术的认定和发明申请的解释之外，最重要的环节就是围绕“是否相同”的比对�?lt;/p>

　　由于此前已略有提及“现有技术”，本期我们主要围绕日本，对该国的新颖性认定原则进行简单介绍�?lt;/p>

　　01 日本新颖性的法律基础

　　日本对新颖性的定义主要基于第二十九条，原文如下图。该条法案被认为提出了授予专利的条件，包括实用性（“工业上可利用”）、新颖性（列举现有技术情形）、创造性（基于现有技术容易实现的不可专利）�?lt;/p>

　　到了具体的新颖性审查，日本专利审查指南指出，“在存在不同点的情况下，审查员判断为权利要求所限定的发明具有新颖性；在没有不同点的情况下，审查员判断为权利要求所限定的发明不具有新颖性”�?lt;/p>

　　02 没有明文提出，实务中也遵循「実質同一」破坏新颖�?lt;/strong>

　　日本没有将“实质相同”原则落在专利法的明文中，但实际上，日本在专利实务中也关注实质相同「実質同一」：一方面，基于公知常识和惯用技术附加、去除、转换，视为实质相同，另一方面，对中国审查指南强调的“相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果”，也有隐含的考量�?lt;/p>
　　比如，知识产权法庭判例平�?9年（行ケ）第10167号〔积层膜案〕中，专利人主张专利薄膜相比对比文件，印刷层虽然使用与专利相似的原料，但厚度设计不同，能够带来更好的耐药性、吸水率等效果。然而法庭认为，不同厚度只是为了得到特定成型性、机械强度使用的“具体手段上的微小差别”，也“没有其他不一样的新的技术效果”，因此对应的权利要求与对比文件是同一的�?lt;/p>
　　注：日本知识产权法庭「知的財産高等裁判所」，主要管辖日本国知局行政诉讼一审和技术复杂类案件二审。在日本，所有技术复杂类侵权案件一审均由东京、大阪法庭集中管辖�?lt;/p>
　　这种“同一”也与表现形式无关。比如专利所申请的结构已经有现实实物，同样要认定没有新颖性。（参�?最三小判昭�?1�?�?4裁判集民�?1�?53頁）

　　其他比如“单独对比”（《审查指南》第III部第2章第1節2）、下位概念公开影响上位概念新颖性（《审查指南》第III部第2章第3節3.2）等原则与中国一致�?lt;/p>
　　03 日本同一发明人的先后两份相同申请不算抵触申请

　　日本“抵触申请”叫「拡大先願」（所谓“先愿”即“申请”），也被称为「準公知」，或「公知の擬制」，主要由《专利法》第二十九条第二款描述�?lt;/p>

　　昭和三十四年版专利法第三十九条中，日本在后申请只与已经公开的在先申请做对比，只要内容不一样就可能获得专利，可能造成二次授权，于是在昭和四十五年进行了改正（参考特許庁『特許法』的注释本），相当于扩大了「先願」（先申请，专利法第三十九条）对比的范围，同时扩大相对于第二十九条第一款规定的「公知」的定义范围，也相当于拟定了新的「公知」范围�?lt;/p>
　　特别要注意，由于以上历史原因，日本的“抵触申请”条款不包含同一申请人或同一发明人的情形，所谓“相同”指代发明人完全相同或申请人完全相同。如果在先在后提交的两份相同的申请的发明人全部相同或申请人全部相同，日本专利局不依据“扩大先愿”驳回，转而依据第三十九条「先願」的先申请制度，基于在后申请没有「新規性」驳回。驳回的结果一样，只是依据不同。中国则没有这一例外�?lt;/p>
　　可以看出，在日本专利角度，上述二十九条第二款，由于涉及公知、先申请制度、新颖性，与第二十九条第一款新颖性条款、第三十九条新申请条款形成互补。这里不妨进行简单对比—�?lt;/p>

　　04 日本专利审查流程

　　官费总计：发明专利，（授�?3年年费）�?8万日元，相当�?000人民币；实用新型，（授权+3年年费）�?万日元，相当�?000人民币；外观设计�?1500万日元起，与是否有秘密设计、年份等均有关�?lt;/section>

　　附：各国对“新颖性”的定义（亚洲篇�?lt;/strong>

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2023-09-21T08:08:09+00:00

　　欧洲不接受惯用技术置换能够破坏新颖性的“实质相同”原则，这也是中欧新颖性认定最大的不同。本文将重点对比中欧专利局对“置换”在何种情形下构�?不构成新颖性，试图找到其中异同�?lt;/p>
01 欧洲不接受惯用技术置换的“实质相同”原则，但认同基于“固有特性”的公开能够摧毁在后专利的新颖�?lt;/strong>

　　新颖性主要包括两个问题：现有技术如何划分，以及新旧技术如何比对。对于前一个问题，欧洲采用“绝对新颖性”原则，将全世界以任何形式在先公开的技术均视为现有技术，这跟中国一样；但对于后一个问题，欧洲强调“可直接明确地”从对比文件中得出主题内容，而将对比文件的教导解释为包括众所周知的技术等同置换是不可取的，这是一个创造性问�?lt;/strong>（审查指南G VI-1，复审委判例I. C. 4.5提到等同手段只在创造性中予以考虑）。中国则认为惯用技术手段置换属于新颖性问题�?lt;/section>

　　那么欧洲专利局口中的“可直接明确地”要明确到什么程度呢？欧洲专利局给出了两个围绕“包含用途特征的产品权利要求”（借用中国专利审查指南用语）的例子�?lt;/p>

在明确使用橡胶的弹性特性的情况下，剥夺使用其他弹性材料的新颖性；

对于“用于铁水的模具”这一基于目的进行描述的权利要求，模具材质显然不能使用冰，所以这条权利要求不包含冰这一材质，也就不会剥夺使用冰做铁水模具的新颖性。反之，任何已知的、其性质能适应这一模具使用条件的材料都视为被剥夺了新颖性。（审查指南F IV-29�?lt;/section>

　　更加直接的答案出现在欧洲复审委判例集（Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office）关于�?lt;strong>隐含特征Implicit feature”的讨论中，所谓“直接明确”需要毫无疑义地从对比文件中总结得出(T 701/09)、必要地从语境中得出(T 1523/07)、本领域从业者无法想象其他情�?T 287/16)、本领域从业者从明确的描述中必要得出的结果（T 1523/07，比如基于科学常识）�?lt;/p>

　　对比中国，欧洲的“隐含特征”直觉上非常类似专利中国审查指南第二部分第三�?.2.5�?）包含用途特征的产品权利要求中提到的�?lt;strong>产品本身固有的特�?lt;/strong>”。某化合物X既可作为催化剂又可作为染料，如果二个用途的X在结构、晶形上没区别，那么仅是用途不同不足以支撑X获得第二个产品专利�?lt;/section>

　　可见如果我们划出新颖性认定的范围，简单地在包含用途特征的产品权利要求中将使用橡胶换成其他弹性材料不具有新颖性，因为该用途公开隐含了固有特�?lt;/strong>；而将描述结构的产品权利要求中，把螺栓换成螺钉在欧洲就可能获得了新颖性，因为“螺钉”不能“毫无疑义”地从“螺栓”的概念中得�?lt;/strong>�?lt;/section>

　　欧洲这一严格对比新颖性的做法被SCP称为“Photographic Novelty”，对应接受“实质相同”原则的中日韩，后者的新颖性认定被称为“Enlarged Novelty”。实际上，SCP�?000年前后开始考虑草拟一份统一的《实体专利法草案Substantive Patent Law Treaty》，但很快就发现各国在实体问题上分歧过大而不得不�?006年放弃。新颖性究竟应当是“photographic”还是“enlarged”就是SCP当时遭遇的难题之一�?lt;/section>

02 抵触申请

　　欧洲不管在先申请和后申请的发明人、申请人是否相同�?lt;strong>都适用抵触申请，没有日本式的例�?lt;/strong>。即使在先申请和后申请的发明人、申请人相同，如果在先申请的说明书或附图等中公开了后申请的发明，则后申请相对于在先申请被视为没有新颖性�?lt;/section>

　　2000年前EPC规定的抵触申请还涉及到指定国问题，由�?007�?2�?3日实施的修正案，相关规定已经被取消�?lt;/section>

　　抵触申请方面，由于各国规定不尽相同，有必要进行简单总结例外情形�?lt;/section>

03 欧洲专利审查流程

官费总计：欧洲专利只有发明专利，以线上、EPO直接申请为例�?35欧元申请�?1360欧元欧洲专利新颖性申�?1840欧元实质审查+660欧元指定全部生效成员�?1040欧元授权，总计5035欧元，约4万人民币�?lt;/p>

附：各国对“新颖性”的定义（欧洲篇�?lt;/strong>